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中盟知识产权|商标优秀代理案例


发布时间:[2020-12-15]    阅读次数:456

       2020年12月5日,第十二届中国国际商标品牌节,中盟知识产权的“‘雪中悍刀行’商标异议案 ”和“‘优科’商标撤销复审案”荣获“2019-2020年度优秀商标代理案例”奖项。

第26939993号“雪中悍刀行”商标异议案件
(一)基本情况:
       异议人陈政华,笔名烽火戏诸侯,1985年10月26日出生于浙江省杭州市淳安县。中国网络作家富豪榜当红上榜作家,纵横中文网专栏作家,网络小说新一代人气作家。代表作《极品公子》、《陈二狗的妖孽人生》(已拍摄电视连续剧)、《天神下凡》、《雪中悍刀行》,现任鲁迅文学培训班成员、浙江省网络作家协会副主席。
陈政华个人经历如下:
       2013年第八届中国作家富豪榜品牌子榜单“网络作家富豪榜”发布,同年陈政华(烽火戏诸侯)以300万元版税收入荣登第16位,引发广泛关注;
       2014年1月,担任浙江省网络作家协会副主席,同年,以925万版税荣登2014第九届中国网络作家榜第十二名;
       2014年获得由纵横中文网作品《雪中悍刀行》荣获2014年度中国网络文学评选活动入围奖;
       2015年1月,首届中国网文之王评选揭晓,陈政华(烽火戏诸侯)受到业界广泛肯定,荣登“十二主神”作家;
       2015年10月,凭借其作品《雪中悍刀行》获第一届网络文学双年奖银奖;
       2017年2月,第二届中国网文之王评选中,陈政华(烽火戏诸侯)再次在评选中位列“十二主神”作家;
       2017年8月,由北京市新闻出版广电局颁发的《雪中悍刀行》入选“北京市2017年向读者推荐优秀网络文学原创作品活动”荣誉证书(由北京幻想纵横网络技术有限公司报送,陈政华本人及报送单位都获得证书);
       2018年5月,第三届“橙瓜网络文学奖”评选中位列五大至尊。
       《雪中悍刀行》——系异议人陈政华于2012年创作,2013年由江苏文艺出版社出版成实体书的著名玄幻类小说作品,该部作品曾在《胡润原创文学IP价值榜》第9名,获得网络文学双年奖银奖等荣誉。2016年至今,《雪中悍刀行》逐渐被改编成同名漫画、动画、电影以及由著名影视演员张若昀领衔主演的同名电视剧,电视剧预告均在网络上进行推广。由此可见,《雪中悍刀行》具有极高的潜在商业价值。
        被异议人盛趣信息技术(上海)有限公司(以下简称盛趣信息公司)于2017年10月18日在第9类的“动画片、可下载的影像文件、计算机游戏程序”、第14类的“饰品”、第16类的“连环漫画、印刷出版物”、第18类的“背包”、第25类的“服装”、第28类的“游戏机、玩具”、第32、33类的“酒水饮料”、第35类的“广告宣传”、第38类的“电视播放”、第41类的 “演出制作、广播和电视节目制作”等相关商品和服务上连续恶意申请注册了23件“雪中悍刀行”商标。
       被异议商标——第26939993号“雪中悍刀行”商标,系被异议人于2017年10月18日在第41类“广播和电视节目制作、除广告片外的影片制作、书籍出版、电视文娱节目、演出制作、在计算机网络上提供在线虚拟现实游戏、组织电子竞技游戏比赛”等服务上申请注册,2018年09月06日予以初审通过。
2018年10月25日,异议人陈政华委托南京中盟知识产权事务所有限公司对被异议商标第26939993号“雪中悍刀行”商标提起异议程序,在异议申请书中,异议人主要主张了被异议商标系对异议人在先创作并具有较高知名度的《雪中悍刀行》作品的恶意抄袭,并侵犯了该作品名称所蕴含的商品化权益,违反了《商标法》第三十二条的规定。
       2020年04月07日,国家知识产权局经审理认为《雪中悍刀行》系列小说具有较高知名度和较高的商业价值,被异议商标的申请注册不当利用了异议人基于其系列小说名称而享有的商业信誉,挤占了异议人的交易机会,从而损害异议人的合法在先权益,因而决定被异议商标不予注册。
(二)主要做法与经验:
       异议人并不享有“雪中悍刀行”的在先商标权,常用的“构成类似商品上的近似商标”的策略便不能使用,由此,异议人另辟蹊径,选择“商品化权”这一突破点,为了证明异议人作品名称所蕴含的潜在商业价值,实现案件百分百成功的目的,异议人针对被异议商标的异议请求主要提供了以下观点:
1、提供大量的宣传推广、使用等证据,以及关于系列衍生影视作品、动画产品的相关证据,证明异议人《雪中悍刀行》的作品名称已在市场上具有较高的知名度,并蕴含较高的潜在商业价值;
2、异议人与被异议人盛趣信息公司曾存在密切的《雪中悍刀行》版权授权使用合作关系,被异议人在明知异议人及其作品的情况下,申请注册了包括被异议商标在内的四千余件商标,系恶意囤积商标。
       最终,国家知识产权局认为被异议商标侵犯了异议人《雪中悍刀行》作品名称蕴含的商品化权益,被异议商标的申请注册已构成《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形,故决定被异议商标不予注册。
(三)典型意义:
       作品名称具有描述、宣传以及识别的功能,如果作品在发行后受到了消费者的喜爱,其名称即在相关公众的认知中与作品的著作权人建立起了“稳定对应关系”,获得了商标意义上的“显著性”。本案中,异议人《雪中悍刀行》的作品知名度源于异议人长期创作的智慧投入以及宣传使用,理应得到尊重,被异议商标的申请注册必然会挤占异议人对其作品名称在衍生商品和服务上享有的商业机会,稀释了其商业价值,损害了异议人依法享有的商品化权益。
       由此,被商业化使用后的作品名称具有巨大的商业价值,其不仅是作为一件文化产品存在,而是一条从动画、电影、电视,到音像制品、期刊、游戏、文具、食品包装,甚至主题公园等一系列衍生产品的完整产业链,其中蕴含巨大的商业价值,而维系这条产业链的核心要素正是商品化权,因此,对作品名称所蕴含的商品化权益保护应当格外注重知识产权的财产和市场资源属性。


第4312906号“优科”商标撤销复审案件

(一)基本情况:
       申请人夏月莲对被申请人北京派特博恩生物技术开发有限公司(下称“派特博恩公司”)申请注册在第5类的第4312906号“优科”商标提起了撤销连续三年停止使用注册商标程序,国家知识产权局认为派特博恩公司提供的使用证据有效,故决定该商标不予撤销。但,申请人经过网上查询、搜索及实地走访后均未发现该商标的任何使用痕迹,因此申请人针对该撤三决定提起了撤销复审程序,在复审程序中,申请人对派特博恩公司提供的证据进行质证,并提供原始材料以证明派特博恩公司的证据系伪造而来,且其本身与被申请商标指定使用的商品不具有关联性,国家知识产权局认定派特博恩公司提交的证据不能证明其“优科”商标在指定的药品等商品上进行了真实有效的商业使用,故决定将第5类第4312906号“优科”商标予以撤销。
(二)主要做法与经验:
       针对撤销复审程序中,针对被申请人派特博恩公司提供的商标使用证据,申请人委托南京中盟知识产权事务所有限公司提供如下质证意见:
       首先,代理所突破常规质证做法,直接找出派特博恩公司提供的药品包装盒、宣传册、易拉宝图片的原始图片,通过原始图片与派特恩提供的图片进行对比发现,图片中除商标LOGO不一样外,其他的部分都相同,能够非常直接的证明派特恩提供的图片系事后P图伪造。
       其次,代理所知晓药品的特殊性及面世的诸多严格规定,在国家食品药品监督管理总局进行备案登记,是产品获准生产的先发条件,但申请人在国家食品药品监督管理总局及国家药品监督管理局网站中均未查询到任何有关“优科”品牌药品的备案登记信息;
       最后,在阐述质证意见是,申请人认为被申请人提供的使用证据仅系进入市场之前所做的准备活动,且整体并未形成完整的证据链,缺乏真实性、关联性与有效性,不能证明该商标在核定使用的“杀真菌剂、汗足药、冻疮制剂”等商品上进行了真实有效的商业使用。
       国家知识产权局最终认为派特博恩公司在复审期间提交的证据不能证明复审商标在“杀真菌剂、汗足药、冻疮制剂”等商品进行了实际使用,故决定复审商标予以撤销。
(三)典型意义:

       近年来,随着商标申请量越来越大,商标的注册成功越来越难,“撤销连续三年不使用注册商标”制度的目的在于清理闲置商标,在整个商标法体系中具有举足轻重的地位,其不仅有利于“督促注册人真实使用商标”,而且还“影响商标侵权和刑事责任的认定”。因此,商标使用应当具备真实、有效的使用意图,应对提供证据的使用性质、使用程度、使用地域、使用频率、商品或服务的性质、市场特点等诸多要素进行审查,若仅仅只是为了维持商标注册效力而进行的虚假性、应付性的使用,理应不视为商标法中规定的真实、合法、公开的商业使用,对于商标权人以及代理机构为了维持商标的核准注册提供虚假证据的应严格审核,不能放纵为维持商标注册而提供虚假证据的行为。


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